AGGIORNAMENTI

Poco dopo l'entrata in vigore del nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), il 1° giugno 2023, la Divisione Locale TUB di Milano ha emesso il primo provvedimento in data 14 giugno 2023. Tale pronuncia, emessa con rapidità ed efficienza, costituisce anche il primo provvedimento – in ordine cronologico – emesso dal TUB nel suo complesso.

Il Giudice designato, Dott.ssa Zana, è stato incaricato di valutare un ricorso d'urgenza finalizzato a ottenere prove riguardo a un presunto caso di contraffazione di un prodotto esposto in una Fiera a Milano (ITMA 2023). Questo ricorso è essenzialmente una richiesta di descrizione in conformità all'articolo 129 del Codice di Proprietà Industriale (CPI).

La Divisione Locale di Milano ha dimostrato un'efficienza notevole emettendo il provvedimento di descrizione entro un solo giorno dal deposito del ricorso. Questa decisione è di particolare interesse poiché fornisce un'analisi dettagliata della sua struttura, che comprende aspetti come la giurisdizione, la competenza, l'esistenza di una presunzione di fondatezza del diritto (fumus boni juris) e pericolo imminente (periculum in mora), le ragioni alla base dell'emissione del provvedimento senza la preventiva convocazione del resistente (inaudita altera parte), le modalità di esecuzione della decisione e il diritto applicabile in questione.

In particolare, la pronuncia qui in commento riguarda una controversia brevettuale tra OERLIKON TEXTILE G.M.B.H. & CO.K.G. (il ricorrente) e BHAGAT GROUP (il convenuto). La decisione, datata 14 giugno 2023, affronta una richiesta di conservazione delle prove ai sensi degli articoli 192 e seguenti del Regolamento di Procedura (RoP).

Ecco in sintesi i punti salienti della decisione:

Background: OERLIKON TEXTILE G.M.B.H. & CO.K.G. è il titolare del brevetto europeo EP2145848B1 per una “False twist texturing machine”. Durante la fiera internazionale del tessile ITMA a Rho, in Italia, dall'8 al 14 giugno 2023, OERLIKON ha scoperto che BHAGAT GROUP stava esponendo una macchina che sembrava violare il loro brevetto.

Urgenza: data la natura urgente del caso, la gestione iniziale è stata affidata al giudice permanente (standing judge) e successivamente trasferita alla Divisione Locale di Milano per ulteriori procedimenti.

Giurisdizione e competenza: l'UPC aveva giurisdizione sul caso perché riguardava un brevetto Europeo non soggetto a opt-out e la richiesta rientrava nella giurisdizione dell'UPC (articolo 32, paragrafo 1, lettera c), dell'UPCA). La Divisione Locale di Milano era territorialmente competente poiché la presunta violazione è avvenuta nella sua giurisdizione.

Azione futura: OERLIKON ha espresso l'intenzione di avviare un'azione legale ordinaria per violazione di brevetto. Ciò soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 192, paragrafo 2, del RoP.

Prove: la decisione ha valutato le prove fornite da OERLIKON, comprese fotografie, pareri tecnici e altri documenti che indicavano una potenziale violazione del brevetto. È stata considerata anche la presunzione di validità del brevetto azionato (concesso dall'EPO e mai soggetto di opposizione).

Urgenza: la decisione ha stabilito sussistere l'urgenza, considerato che l'esposizione fieristica era in corso dall'8 giugno 2023 e sarebbe terminata il 14 giugno 2023. La parte convenuta non è stata preventivamente convocata (inaudita altera parte) considerati i tempi ristretti ed il rischio che le prove non fossero più accessibili una volta terminata l'esposizione.

Pagamento tasse: la decisione imponeva a OERLIKON di pagare una tariffa fissa applicabile nel caso di urgenza entro il 16 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 371, paragrafo 3, del RoP.

Conclusione e modalità di esecuzione della misura: la pronuncia considera rispettato il criterio di proporzionalità tra le opposte esigenze, essendo  prevalente il rischio di perdere irreparabilmente il diritto alla prova da parte del ricorrente rispetto a quello del resistente di subire la descrizione.

Ordine di conservazione delle prove: La decisione ha disposto la conservazione delle prove, autorizzando OERLIKON a procedere all'acquisizione della documentazione tecnica e commerciale relativa alla macchina presumibilmente contraffatta esposta a ITMA 2023 a Rho Fiera.

Nomina di un esperto del tribunale: la decisione ha nominato un esperto del tribunale (scelto nella lista dei consulenti tecnici esperti in materia brevettuale) per effettuare la conservazione delle prove, in coordinamento con OERLIKON e un ufficiale giudiziario.

Accesso alle prove: le informazioni raccolte dall'esperto dovevano essere accessibili solo ai rappresentanti legali della OERLIKON e ad un esperto tecnico, con divieto di divulgazione a terzi.

Esecuzione immediata: la decisione era immediatamente eseguibile senza ulteriori condizioni.

Non necessità di deposito di garanzia pecuniaria: È rilevante che il Giudice ritiene di non condizionare l'efficacia immediata della misura al deposito di una cauzione preventiva da parte del ricorrente.

Notifica: OERLIKON era tenuta a notificare al convenuto l'ordinanza di conservazione delle prove, insieme a una copia della decisione e dei documenti giustificativi.

Termine per la revisione: il convenuto (BHAGAT GROUP) aveva il diritto di richiedere una revisione dell'ordinanza di conservazione delle prove entro trenta giorni dalla sua esecuzione.

Questa decisione riflette la valutazione del TUB sull'urgenza, la giurisdizione, la competenza e le prove nel caso, accogliendo in definitiva la richiesta di conservazione delle prove con urgenza. Delinea chiaramente le modalità di esecuzione dell'ordine e di garanzia della riservatezza delle prove acquisite. Presenta in modo chiaro un fondamento logico a supporto di ciascuno dei punti considerati.

In sintesi, questa decisione rappresenta un importante passo in avanti nella pratica del TUB e offre una visione chiara dei processi giuridici coinvolti in un caso di questo tipo, contribuendo così alla comprensione delle dinamiche giuridiche relative alla proprietà intellettuale e ai brevetti in Europa.