Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, T-194/03, 23.02.2006
La serietà dell'uso del marchio anteriore, nel quinquennio precedente la pubblicazione della domanda di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, deve esser intesa come utilizzazione effettiva del segno sul mercato interessato ai fini dell'identificazione di prodotti e servizi; non sussiste uso serio del marchio quando risulti un'utilizzazione minima, essendo invece necessaria un'obiettiva presenza del segno sul mercato, con modalità effettive, costanti nel tempo e stabili nella configurazione del segno (nella specie, è stato ritenuto che l'opponente non avesse dimostrato l'uso effettivo del proprio marchio nel quinquennio compreso tra il 1994 ed il 1999, essendosi limitato a provare, mediante esibizione di cataloghi ed inserzioni pubblicitarie, l'uso nel solo periodo compreso tra gli anni 1994 e 1995). (1)
I marchi nazionali difensivi non sono compatibili con il sistema di tutela del marchio comunitario; pertanto, l'esistenza di marchi difensivi non esonera il titolare del marchio anteriore, che intenda proporre domanda di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, dalla prova dell'uso di quei marchi nel quinquennio anteriore alla pubblicazione della domanda di opposizione. (2)
L'utilizzazione del marchio anteriore in forma diversa da quella in cui è stata effettuata la registrazione è consentita solo quando il segno utilizzato in commercio differisce dalla forma in cui è stato registrato unicamente per elementi trascurabili, in modo tale che i due segni possano essere considerati come complessivamente equivalenti; tale situazione non ricorre quando il titolare di un marchio registrato, per il quale non sia stata data la prova della utilizzazione necessaria per la proposizione della domanda di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, invochi l'uso di un marchio simile oggetto di una distinta registrazione. (3)
Costituisce un fattore rilevante, nell'ambito del giudizio sull'esistenza del rischio di confusione tra il marchio comunitario oggetto di richiesta di registrazione e più marchi anteriori appartenenti ad uno stesso titolare, la circostanza che questi ultimi presentino caratteristiche (quali la riproduzione in tutti i marchi di uno stesso elemento distintivo, accompagnato da differenti elementi denominativi o grafici, ovvero la presenza in tutti i marchi di uno stesso suffisso o prefisso) che qualifichino i detti marchi come appartenenti ad una stessa serie o famiglia, in quanto può realizzarsi il rischio di associazione tra i segni in conflitto, nella misura in cui i consumatori, pur senza confondere tra loro i marchi, ritengano che il marchio per cui viene richiesta la registrazione faccia parte della stessa serie dei marchi anteriori. (4)
Il rischio di associazioni tra il marchio comunitario e marchi anteriori appartenenti alla stessa serie o famiglia può essere dimostrato a condizione che: a) il titolare dei marchi anteriori fornisca la prova dell'utilizzo di tutti i marchi appartenenti alla serie o, quantomeno, di un numero di marchi tali da costituire una serie, b) il marchio oggetto di richiesta di registrazione sia non solo simile ai marchi anteriori, ma presenti altresì caratteri tali da consentire di collegarlo alla serie dei marchi anteriori. (5)
