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L'importante decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al numero C-95/17, di cui si dirà in seguito ha come oggetto la tutela di un marchio tridimensionale della UE per lo snack comunemente denominato "Kit Kat" nella sua versione 4 fingers.
Il prodotto era originariamente venduto nel Regno Unito in confezioni a due strati, uno interno argentato e uno esterno sul quale era stampato il logo rosso e bianco in cui comparivano le parole "Kit Kat". Oggi il medesimo prodotto viene venduto in una confezione a strato unico ove compare il logo che, unitamente alla forma del prodotto, nel tempo, non hanno subito cambiamenti tali da poter essere considerati rilevanti.

Nel 2002 la Nestlé ha depositato la domanda di marchio tridimensionale per vedersi riconoscere la relativa protezione sulla tavoletta di snack denominata "KIT KAT 4 fingers" che venne registrata nel 2006 in classe 30 per "caramelle, prodotti di panetteria, prodotti di pasticceria, biscotti, dolci, cialdoni".
Nel 2007 la società inglese Cadbury (poi divenuta Mondelez) chiese l'annullamento della registrazione, richiesta respinta nel 2012 poiché per l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) lo snack oggetto del marchio tridimensionale aveva acquisito carattere distintivo nell'Unione Europea.
La Mondelez impugnò questa decisione chiedendo al Tribunale dell'Unione Europea di annullare la decisione dell'EUIPO. Il Tribunale nel 2016 accolse le ragioni della Mondelez annullando la decisione dell'EUIPO. Il 25 luglio 2018 questa decisione ha trovato conferma innanzi la Corte UE, con un comunicato stampa.

Il marchio tridimensionale depositato nel 2002 da Nestlé

Il Tribunale della UE aveva ricordato che un marchio tridimensionale può acquisire carattere distintivo tramite l'uso anche quando viene utilizzato in abbinamento ad un marchio figurativo o denominativo; e che il carattere distintivo tramite l'uso richiede che il segno rivendicato sia divenuto idoneo a identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da una determinata impresa.
Con riferimento al carattere distintivo, sempre il Tribunale aveva affermato che non è sufficiente dimostrare che una parte significativa del pubblico di riferimento nella UE considerata nella sua globalità percepisca il marchio come indicazione dell'origine commerciale dei prodotti da esso identificati.
Secondo il Tribunale infatti, perché si possa parlare di acquisita capacità distintiva di un marchio, questa deve essere provata in tutti i Paesi membri della UE.

Nel caso specifico la Nestlé aveva dimostrato l'acquista capacità distintiva in 10 Stati membri (Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Olanda, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito), ma non per gli altri territori che, al tempo, facevano parte dell'Unione Europea (Belgio, Grecia, Irlanda e Portogallo).

La prima confezione dopo il rebranding da Rowntree's a Kit Kat nel 1937

Concludeva il Tribunale che l'EUIPO doveva riconsiderare il caso verificando se, alla data di presentazione della domanda di marchio, lo stesso aveva acquisito, o meno, un carattere distintivo tramite l'uso in tutti gli Stati membri al tempo costituenti la UE.

La decisione è stata impugnata non solo dalla Nestlé, ma anche dall'EUIPO innanzi la Corte di Giustizia europea che, però, ha confermato la precedente decisione.

Nello specifico, la Corte ha dichiarato che non è sufficiente, per ottenere la registrazione di un tale marchio, dimostrare che esso abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso in una parte significativa della UE.
In merito alle prove necessarie per provare detto uso, la Corte ha affermato che si devono distinguere i fatti che devono essere provati ed i mezzi di prova idonei a dimostrare i fatti in commento ovvero la capacità distintiva. Ed ancorché, per qualsivoglia ragione, gli operatori economici abbiano raggruppato più Stati membri all'interno della medesima rete di distribuzione e abbiano trattato detti Stati membri, in particolare dal punto di vista delle loro strategie di marketing, come se costituissero uno stesso e unico mercato nazionale, la prova della acquisita capacità distintiva dev'essere provata per ogni singolo Stato.

La Corte ha concluso confermando la sentenza del Tribunale della UE in cui è stato affermato che l'acquisizione del carattere distintivo di un marchio privo di carattere distintivo intrinseco deve essere dimostrato in tutta la UE e non soltanto in una sua parte sostanziale, cosicché, sebbene una prova del genere possa essere fornita complessivamente per tutti gli Stati membri interessati oppure per gruppi di Stati membri, non è, al contrario, sufficiente che colui a cui incombe l'onere si limiti a produrre elementi di prova che non comprendano una parte della UE.