Giurisprudenza

CO. GE.DI. International, Compagnia Generale Distribuzione s.p.a. c. Zorro Productions Ine.

Lo sfruttamento di marchi rinomati all'interno di uno spot pubblicitario in cui è parodiato il personaggio di Zorro, il quale costituisce oggetto dei marchi — anche figurativi — della cui tutela si controverte, integra certamente un uso del segno nell'attività economica che il titolare del marchio registrato può vietare.
L'inserimento nel novellato art. 20, comma 1, lett. c, c.p.i. dell'inciso per cui l'uso del segno rilevante ai fini della contraffazione del marchio rinomato è anche quello che avviene «a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi» non è innovativo. Se letta in conformità alla direttiva di cui costituiva attuazione, la norma nazionale previgente, applicabile ratione temporis, pur non contenendo tale inciso, non poteva vedere circoscritta la propria sfera applicativa ai casi in cui il contraffattore distinguesse i suoi prodotti o i suoi servizi con un marchio che riproducesse o imitasse quello altrui registrato.
L'uso del segno in funzione di marchio non si esaurisce con l'uso in funzione distintiva, ma ricomprende ogni uso del segno che richiami una o più delle componenti del messaggio comunicato dal marchio, escluse soltanto quelle generiche o descrittive, o comunque non monopolizzabili. Infatti, discriminare tra usi parassitari del marchio fatti in funzione distintiva e usi parassitari fatti in funzione non distintiva sarebbe costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost..
I messaggi comunicati dal marchio registrato sono da correlare alle diverse funzioni proprie del segno: le quali non si esauriscono in quella, essenziale, consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto, e cioè la «funzione d'indicazione di origine», ma comprendono anche quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui trattasi, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità, con riferimento alle quali, soprattutto, assume rilievo l'agganciamento parassitario.
L'agganciamento parassitario al marchio registrato rinomato può sussistere quando di esso venga data una rappresentazione parodistica, giacché l'evocazione caricaturale del marchio altrui, che trae la propria vitalità dalla rinomanza di questo, crea un legame col messaggio di cui quest'ultimo è portatore: legame che si traduce spesso in un vantaggio per l'autore della parodia, nell'erosione del valore del segno, o in entrambi i fenomeni.
In tema di marchi d'impresa, avendo riguardo alla disciplina anteriore alla modifica dell'art. 20 c.p.i. attuatasi con l'art. 9, comma 1, lett. del ddgs. n. 15/2019, lo sfruttamento del marchio altrui, se notorio, è da considerarsi vietato ove l'uso del segno senza giusto motivo, posto in essere nell'attività economica, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi, a nulla rilevando che il marchio non sia utilizzato per contraddistinguere i prodotti o i servizi dell'autore dell'uso, come può avvenire nel caso della rappresentazione parodistica del marchio in questione.