AGGIORNAMENTI

Il nuovo marchio dell'Unione Europea

La più profonda revisione della legislazione Europea sui marchi degli ultimi 20 anni

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21 gennaio 2016

Il 24 dicembre 2015 è stato pubblicato il Regolamento (UE) che costituisce la più profonda revisione della legislazione Europea sui marchi degli ultimi 20 anni, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 23.03.2016.

Il Marchio Comunitario diventerà il Marchio dell’Unione Europea e, al fine di rispecchiare al meglio le attività svolte dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno, la sua denominazione sarà sostituita con Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale.

Le due più importanti modifiche introdotte dal nuovo regolamento sono:

1. Modifica della rivendicazione di prodotti e servizi

Tutti i Marchi UE depositati che rivendicano l’intero titolo di specifiche classi, anche se seguito dalla specificazione di alcuni prodotti e/o servizi, subiranno una riduzione della protezione, che verrà limitata al solo significato letterale.

I titolari di questi marchi potranno, entro l’entrata in vigore del nuovo regolamento, il 23 marzo 2016, procedere alla limitazione volontaria dei prodotti e servizi elencati nelle classi rivendicate, oppure da tale data, utilizzando i sei mesi di grazia concessi dalla norma, potranno provvedere a specificare i prodotti e/o servizi che avevano intenzione di proteggere, purché questi figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

Se, al contrario, non venisse presentata dal titolare alcuna dichiarazione entro il termine ultimo del 24 settembre 2016, i marchi UE verranno considerati a tutela unicamente dei prodotti e/o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.

Bisogna precisare, inoltre, che in base all’art. 28 del nuovo Regolamento, verrà limitata la possibilità data ai titolari di marchi UE, di impedire a terze parti di continuare ad utilizzare un marchio in relazione a prodotti e/o servizi se e nella misura in cui l’utilizzo del marchio:

• sia iniziato prima che il registro fosse modificato per via del deposito della dichiarazione;
• non abbia violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in quel momento.

Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui il titolare di un marchio UE che abbia modificato l’elenco dei prodotti o servizi, decidesse di presentare una richiesta di nullità di un marchio successivo.

I titolari di marchi comunitari depositati e rivendicanti i titoli generali delle classi, avranno dunque la possibilità di scegliere fra tre opzioni:

1. non procedere in alcun modo, assumendo un atteggiamento passivo, e potenzialmente rischiare di subire una forte limitazione dei prodotti e/o servizi coperti dalle registrazioni;
2. depositare una dichiarazione entro il termine del 24.09.2016, limitando volontariamente la portata della protezione dei propri marchi UE, correndo il rischio di vedere limitata la possibilità di azionare i propri diritti contro terze parti;
3. depositare una richiesta di limitazione dei prodotti e/o servizi rivendicati prima del 23.03.2016, così da ottenere un’ampia protezione senza incorrere nel rischio di subire una limitazione della possibilità di attivare i propri diritti anteriori contro terze parti.

2. Modifica delle tasse di registrazione e rinnovo

La seconda sostanziale modifica introdotta dal Regolamento n. 2015/2424 riguarda le tasse per la registrazione di nuovi marchi e quelle di rinnovo.

In particolare, la struttura delle “3 classi ad un prezzo unico” attualmente vigente, per i depositi on-line al costo di €900 e per i depositi cartacei al costo di €1.050, verrà sostituita come segue:

Per quanto riguarda, invece, le tasse relative ai rinnovi, queste sono state notevolmente ridotte e messe sullo stesso piano di quelle relative al deposito, come sotto specificato:

Alla luce di quanto sopra, pertanto, qualora fosse Vostra intenzione procedere al deposito di domande di registrazione di marchio multiclasse, sarebbe economicamente più vantaggioso procedere al deposito delle stesse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, ossia prima del 23.03.2016.