Segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, quali: parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche, che viene utilizzato da un ente o da un'impresa per contraddistinguere se stessa, i prodotti, e/o i servizi che produce che commercializza.
Il marchio è il segno che serve a distinguere un'impresa o un ente, ovvero il prodotto o il servizio di questi, dai prodotti e/o dai servizi della concorrenza. Il marchio ha quindi funzione distintiva, ossia quella di permettere al pubblico di identificare la provenienza dei prodotti e servizi; il marchio rappresenta altresì garanzia di uniformità di qualità e comunicativa. La registrazione di un marchio conferisce nello Stato in cui è concessa e a colui che l'ottiene, un diritto assoluto di utilizzazione del marchio stesso per contraddistinguere i prodotti o i servizi fabbricati, messi in commercio o forniti, per i quali il segno è stato registrato.
Il titolare di un marchio registrato può quindi vietare ai terzi l'uso di marchi identici al proprio marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato. Può altresì vietare l'uso di marchi identici o simili al proprio marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini. Il titolare di un marchio registrato può inoltre vietare ai terzi l'uso di marchi identici o simili al proprio in relazione non soltanto a prodotti identici o affini a quelli contrassegnati dal proprio marchio, ma anche in relazione a prodotti diversi se, nello Stato, in cui è stata concessa la registrazione, il proprio marchio gode di rinomanza. Similmente può vietare l'uso del marchio se detto uso consente ai terzi di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del proprio marchio.
Il titolare di un marchio d'impresa registrato non può vietare ai terzi l'uso, purché tale uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, nella loro attività economica:
Il titolare di un marchio d'impresa registrato, inoltre, non può vietare l'uso del marchio per prodotti immessi in commercio nell'Unione Europea con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso (importazioni parallele). Il marchio deve essere richiesto per prodotti o servizi compresi in classi definite all'interno di una specifica classificazione internazionale.
Nella scelta dei prodotti o dei servizi, per i quali si richiede la protezione del marchio, si devono cautelativamente comprendere anche quelli affini e quelli che trovano sbocco nelle stesse linee commerciali.
Per la registrazione valgono le stesse norme che valgono per le invenzioni.
In Italia un marchio dura 10 anni dal deposito e può essere rinnovato un numero illimitato di volte.
Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti, o nella prestazione di servizi della propria impresa, o di imprese di cui abbia il controllo, o che ne facciano uso con il suo consenso. Chiunque può richiedere la registrazione di un marchio, sia esso persona giuridica o persona fisica. L'importante è che il richiedente si proponga di utilizzare il marchio entro i termini previsti dalla legge (5 anni dalla data di registrazione). Il non utilizzo provoca la decadenza del marchio stesso. La decadenza deve essere dimostrata dal terzo interessato. Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere la registrazione di un marchio.
I marchi si suddividono in:
Sono previsti i marchi collettivi che vengono rilasciati a soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Questi marchi non appartengono a chi li usa, bensì a qualsiasi soggetto, normalmente organizzato in forma d'impresa, che li ha richiesti e che provvede a concederne l'uso a chi possiede i requisiti previsti e che si assoggetta al rispetto del regolamento d'uso, che deve essere previsto e depositato a corredo del marchio.
I tipi di marchio sopra individuati non devono essere confusi con alcuni tipi di segni che derivano da specifiche leggi europee, o nazionali, poste a tutela di prodotti agroalimentari. Essi sono qui di seguito specificati. In questo contesto rileva il Regolamento CEE n. 2081/92 che ha creato i seguenti marchi:
In Italia, prima del Regolamento CEE sopra menzionato, erano già in vigore delle norme poste a tutela delle specificità agroalimentari. Successivamente a detto Regolamento, il sistema di certificazione nazionale viene utilizzato esclusivamente per i vini. In particolare:
Possono essere registrati come marchi tutti i segni rappresentabili graficamente e che, al momento del deposito, non siano di uso generale, né già noti come marchi distintivi di prodotti o servizi dello stesso genere o di un genere affine fabbricati, messi in commercio o forniti da terzi.
I marchi si possono suddividere in:
A titolo di esempio possono essere:
La loro caratteristica principale è che sono percepiti tramite la vista.
I marchi possono essere:
Sono segni che affidano la loro riconoscibilità ai sensi diversi dalla “vista” e pur esistendo di fatto, sono di difficile trattazione; a titolo di esempio possono essere:
I marchi possono essere:
Per i marchi cosiddetti “invisibili” esistono problemi di armonizzazione delle varie legislazioni nazionali (sia in relazione ai requisiti di rappresentabilità, che in relazione ai supporti accettati dai vari Uffici). Molti Stati hanno circoscritto l'area dei segni registrabili come marchio solo per quelli che sono visualmente percepibili, oppure suscettibili di rappresentazione grafica.
Il marchio, per poter essere registrato, deve possedere un'astratta capacità distintiva che è espressa dall'impressione d'insieme che esso determina nel consumatore di media diligenza e intelligenza.
Il marchio deve essere nuovo, cioè non deve essere anticipato da altri marchi identici o simili come in vigore. Negli Stati in cui si chiede la registrazione.
La novità si valuta con riferimento alle classi dei prodotti e dei servizi risultanti dalla specifica classificazione internazionale; si valuta inoltre in funzione dell'affinità dei prodotti e dei servizi e del tipo di clientela a cui sono destinati.
Prima di procedere al deposito di un marchio è sempre bene effettuare una ricerca di anteriorità per valutarne la novità.
Una ricerca di anteriorità comunque non fornisce mai una garanzia assoluta a causa dell'aggiornamento delle fonti e dell'esistenza di eventuali marchi di fatto. Le ricerche di anteriorità effettuate via internet non hanno, nella maggior parte dei casi, efficacia.
Non possono essere registrati come marchi i segni costituiti esclusivamente:
Non possono costituire oggetto di registrazione di marchio: le parole, figure o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. La norma colpisce i marchi contenenti raffigurazioni o parole oscene e cioè offensive del comune senso del pudore oppure miranti a screditare le istituzioni, il sentimento religioso, i simboli della nazione.
Non possono altresì essere oggetto di registrazione di marchio gli stemmi, le bandiere, i punzoni ufficiali ed altri segni considerati nelle Convenzioni Internazionali vigenti, nonché gli stemmi e gli emblemi che rivestono un interesse pubblico, a meno che l'Autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
I nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni nonché i nomi di Enti ed associazioni, se notori, possono essere registrati o usati come marchi solo dagli aventi diritto, oppure da terzi che dispongano del consenso di questi.
Non possono inoltre essere registrati come marchi i segni il cui uso violerebbe un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi. Inoltre i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o dei servizi, non possono essere registrati come marchi.
I marchi possono essere classificati anche come marchi deboli e marchi forti. È possibile usare come marchio una parola che risulti dalla modificazione, anche lieve, della denominazione generica del prodotto (un caso limite è stato l'uso della parola "automobilio" per contraddistinguere un'automobile). Un tale marchio gode di una protezione molto limitata (e per questo viene normalmente definito marchio debole) in quanto esso è protetto solo nella misura in cui differisce dalla denominazione generica del prodotto.
Sono marchi forti quelli dotati di un particolare potere individualizzante e cioè quelli in cui le parole, le figure e gli altri segni che li compongono non presentano, almeno immediatamente, né alcuna connessione, né alcun legame concettuale con il prodotto da essi contraddistinto.
Un marchio patronimico (cioè costituito da un nome di persona) è un marchio forte, stante la mancanza di ogni collegamento concettuale con il prodotto. Gli imprenditori dovrebbero sempre proteggere il proprio nome come marchio per evitare l'insorgere di terze imprese con lo stesso nome.
Il fenomeno così detto del secondary meaning ha luogo quando un segno inizialmente privo di capacità distintiva quale un'espressione descrittiva, o comunque di uso comune, e pertanto non proteggibile quale marchio, mantiene il proprio significato originario ma, con l'andar del tempo, ne assume un altro, secondario, che consente al pubblico di identificare l'origine dei prodotti come provenienti da una certa impresa. Ciò accade principalmente grazie all'uso costante e sostanziale fatto da parte dell'impresa e della conseguente associazione creatasi nella mente dei consumatori.
Il diritto all'uso esclusivo del marchio si può acquisire anche con l'uso del marchio da parte dell'impresa, indipendentemente dalla sua registrazione (così detto marchio non registrato o marchio di fatto). Il marchio non registrato gode di una protezione giuridicamente inferiore. Il titolare può impedire che terzi registrino un marchio corrispondete al marchio di fatto (come se questi fosse titolare di un marchio registrato) solo se, attraverso l'uso, tale marchio ha raggiunto una notorietà sufficientemente estesa sul territorio nazionale. Se invece il preuso è avvenuto da parte del titolare della domanda di marchio, ciò non costituisce preclusione alla registrabilità. Ci sono Stati che non riconoscono il preuso e neppure i marchi di fatto. Se invece il marchio non registrato gode di una notorietà solo locale, altri potranno registrare un marchio corrispondente, mentre chi ha fatto uso del marchio non registrato potrà continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti del preuso, ossia nei limiti della diffusione locale. Marchi notori all'estero, se la rinomanza si è estesa in Italia, precludono la registrazione del marchio in Italia da parte di terzi.
La procedura amministrativa di opposizione alla registrazione di un marchio valevole in Italia, può essere avviata contro:
Sono legittimati a presentare opposizione i sotto indicati soggetti:
A differenza del procedimento di Opposizione davanti all'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, fino al 23 marzo 2016 conosciuto come UAMI - Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) l'opposizione italiana non può basarsi sui seguenti diritti:
I suddetti diritti continueranno ad essere azionati solo in sede giudiziaria, in una della 21 Sezioni Specializzate in materia di impresa dislocate sul territorio nazionale. Se una delle parti è società straniera, per le controversie instaurate dal 22 febbraio 2014, le Sezioni Specializzate sono solo 9.
L'opposizione deve essere proposta tassativamente entro 3 mesi decorrenti, per i marchi italiani, dalla pubblicazione nel Bollettino dei Marchi italiani, mentre per i marchi internazionali, dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sul Bollettino dei Marchi Internazionali.
Una volta presentata opposizione e quest'ultima sia ritenuta ammissibile, l'UIBM la notifica al richiedente del marchio italiano opposto e fissa un periodo minimo di 2 mesi (prorogabile più volte su istanza delle parti per un periodo massimo di un anno) in cui le parti possano risolvere la controversia in via bonaria. In mancanza di un accordo, l'UIBM fissa i termini entro cui le parti devono presentare gli atti a supporto delle proprie posizioni.
Nel corso della procedura il titolare del marchio opposto può chiedere all'opponente la dimostrazione dell'uso del marchio anteriore azionato laddove sia registrato da oltre 5 anni. In mancanza di tale prova, da fornirsi entro 60 giorni dalla notifica della richiesta da parte dell'Ufficio, l'opposizione viene respinta. Al termine del contraddittorio, e comunque entro 24 mesi dalla data di deposito dell'opposizione (fatti salve eventuali periodi di sospensione), l'UIBM emette una decisione. La parte soccombente può essere condannata al rimborso, totale o parziale, dei diritti di opposizione.
Le decisioni dell'UIBM sono impugnabili davanti alla Commissione dei Ricorsi entro il termine tassativo di 60 giorni dalla loro notifica. Le decisioni della Commissione dei Ricorsi sono a loro volta appellabili davanti alla Corte di Cassazione, ma esclusivamente per questioni di diritto e non di merito.
In conclusione, si tratta di una procedura che permette ai titolari di marchi di proteggere le proprie privative secondo modalità più celeri e soprattutto meno costose rispetto alle azioni legali di nullità davanti alle Sezioni Specializzate che sino ad oggi sono state l'unico strumento di tutela di cui avvalersi.
Tenuto conto dei termini inderogabili entro cui le istanze di opposizione devono essere proposte, risulta quanto mai consigliabile avviare un servizio di sorveglianza sui propri marchi al fine di verificare eventuali situazioni di conflitto con segni depositati successivamente ed agire, nel caso, tempestivamente. In alternativa all'opposizione, è pur vero che rimane sempre la possibilità di far valere la nullità di un marchio successivo mediante un'azione legale.
Se il marchio registrato non è utilizzato, dal titolare o da un avente causa autorizzato, per 5 anni consecutivi dalla data di registrazione, salvo casi particolari, decade. Il marchio decade anche qualora il suo utilizzo venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. L'onere di provare la decadenza è a carico dei terzi interessati. La decadenza comunque non può essere fatta valere se l'uso è iniziato o ripreso prima della richiesta di decadenza come promossa dai terzi.
Il diritto al marchio rimane nella titolarità dell'impresa anche in caso di fallimento o di messa in liquidazione, non prevedendo tali ipotesi la cessazione definitiva dell'impresa. Tuttavia in caso di fallimento o messa in liquidazione dell'impresa, può trovare applicazione la decadenza sopra descritta.
Il diritto al marchio si estingue per non uso quando sia cessata definitivamente la produzione e/o il commercio esercitato sotto quel marchio e tale ipotesi si verifica con l'estinzione della società, estinzione che fa venir meno il titolare del marchio stesso, ove esso (marchio) non sia stato precedentemente e validamente ceduto.
Si ha decadenza per volgarizzazione quando il marchio ha perso la sua forza distintiva e l'espressione o parola da cui è costituito sono entrate a far parte del linguaggio comune dei consumatori e dei produttori (come il caso di PREMAMAN per abiti per gestanti, oppure PAGLIA E FIENO per paste alimentari).
Un marchio inoltre decade per decettività nel caso di uso ingannevole, o per uso contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. Un marchio collettivo decade per mancata applicazione del relativo regolamento.
Un marchio scaduto o decaduto per non uso o per cessazione dell'impresa può essere lecitamente ridepositato, o semplicemente usato, da parte di un soggetto diverso dal precedente titolare.
Il marchio può anche essere oggetto di licenze d'uso nei limiti convenzionali pattuiti tra i contraenti.
Le imprese devono evitare di concedere l'uso del proprio marchio a rivenditori, rappresentanti, agenti o ad altre imprese senza una regolarizzazione dell'uso stesso. Inoltre, le imprese devono evitare che terzi, autorizzati all'uso del marchio dell'impresa, lo adottino nella propria ragione sociale e, se costretti, devono prevedere specifiche pattuizioni che devono seguire precise regole di accettazione.
Il titolare di un marchio registrato o usato con notorietà non puramente locale, che tolleri per 5 anni l'uso di un marchio posteriore registrato, uguale o simile al suo, non può chiedere la nullità del marchio posteriore, né impedirne l'uso per i prodotti o servizi in relazione ai quali detto secondo marchio è stato usato. Con questa norma si è introdotto l'onere di vigilanza a carico dei titolari dei marchi.
La tutela del marchio può essere sia amministrativa che giudiziaria. La tutela amministrativa si sviluppa mediante una specifica procedura di opposizione alla concessione definitiva. La tutela giudiziaria può svilupparsi sia sul piano civile che su quello penale. L'azione giudiziaria a tutela del diritto di marchio può essere di accertamento, di inibitoria, di risarcimento danni, nonché di rivendica quando è in contestazione la titolarità del marchio. Si applicano sostanzialmente le stesse norme valide per i brevetti.
Per l'estensione all'estero di un marchio, la priorità scade dopo 6 mesi dal deposito in Italia. Estendere all'estero un marchio in regime di priorità significa che la data di validità del marchio depositato all'estero decorre dalla data di deposito del marchio italiano.
Un marchio, contrariamente ai brevetti per invenzione industriale, per modello d'utilità e per modello e disegno, può essere esteso all'estero anche dopo i 6 mesi dal suo deposito in Italia ed anche se già divulgato salvi eventuali diritti di terzi acquisiti anteriormente.
Quando un'impresa inizia ad operare all'estero deve porsi il problema della "pirateria" molto in uso in certi Stati. Deve tener cioè presente l'usanza, favorita da particolari norme, che terzi hanno, in determinati Stati, di proteggere a loro nome marchi altrui per trarre poi illecito guadagno anche rivendendoli al legittimo proprietario.
Non tutti gli Stati concedono la registrazione di un marchio senza un esame preliminare quanto al merito e tale esame, ove viene effettuato, in alcuni casi, è molto severo e non è detto che si riesca sempre a superarlo.
EU IP Codes 2.0 è la nuova versione della prima applicazione per consultare tutte le normative europee ed italiane sulla proprietà intellettuale da un'unica app.
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